Marchi

A) Marchi d’impresa

Rappresentano i segni distintivi di maggior valore di un’azienda. Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. I principali requisiti di validità sono la novità e la sufficiente capacità distintiva.

B) Marchi collettivi

I marchi collettivi hanno la funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi e consentono al titolare la facoltà di concedere l’uso dei marchi stessi a produttori o commercianti.

I servizi offerti dallo studio sono:

ricerca delle anteriorità esistenti onde evitare possibili conflitti con segni di terzi. I requisiti per ottenere la registrazione sono, infatti, la novità e la sufficiente capacità distintiva;
consulenza al fine di: a) individuare con esattezza le classi di prodotti e servizi da proteggere con il marchio; b) scegliere il corretto ambito territoriale in relazione alle prospettive presenti e future dell’azienda; c) scegliere un marchio che abbia buone possibilità di essere registrato, onde evitare all’azienda di dover sostenere costi inutili.
deposito in Italia od all’estero (singoli paesi o gruppi di paesi, ad esempio Comunità Economica Europea, in base alle Convenzioni Internazionali).
sorveglianza al fine di consentire all’azienda di intervenire tempestivamente in caso di pubblicazione di marchi uguali o confondibili depositati da terzi mediante opposizione alla registrazione e proponendo le azioni previste dalla legge contro il loro utilizzo.

L’importanza della ricerca di identità/similitudine prima del deposito della domanda

La ricerca delle anteriorità costituisce, in un mondo globalizzato alla continua ricerca di innovazione, un passaggio fondamentale. Se, infatti, l’articolo 7 del C.P.I. stabilisce che “Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalita’ cromatiche, purche’ siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese”, è opportuno, prima di procedere al deposito di una domanda, verificare se il segno entri o meno in conflitto con altro diritto anteriore, in particolare, un altro marchio registrato od a livello di semplice domanda, un nome a dominio, un nome di società od altri segni notori. Ciò in quanto, in base al principio di unitarietà dei segni distintivi stabilito dall’articolo 22 C.P.I. “E’ vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell’attività economica o altro segno distintivo un segno uguale o simile all’altrui marchio se, a causa dell’identità o dell’affinità tra l’attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Il divieto di cui al comma 1 si estende all’adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell’attività economica o altro segno distintivo di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi”.

E’, quindi, di primaria importanza effettuare una ricerca preventiva da valutare attentamente insieme al consulente, onde ridurre il più possibile il rischio di dover subire opposizioni alla registrazione o, peggio ancora, una logorante e costosa azione di contraffazione in un Tribunale, con il possibile sequestro in via cautelare (anche inaudita altera parte) della merce e l’inibitoria all’utilizzo del segno distintivo.

Il giudizio di confondibilità dei segni

Tale giudizio, contrariamente a quanto generalmente ritenuto, non è affatto semplice ed immediato in quanto, oltre ad un certo margine di discrezionalità di colui che è chiamato a giudicare, dipende da numerosi fattori quali la notorietà del segno a confronto, l’associazione che può essere fatta tra il segno ed il marchio anteriore registrato od anche semplicemente usato, il grado si somiglianza tra i segni ed, ancora, tra i prodotti e/o servizi designati.

Tutti elementi che non possono essere presi singolarmente ma che, anzi, vanno considerati unitariamente e posti nella giusta relazione l’uno con l’altro.

In particolare, riguardo alla somiglianza tra i segni, l’esame deve riguardare tutti gli elementi che li compongono ovvero l’elemento visivo, fonetico e concettuale e, se si tratta di un marchio complesso, ovvero un marchio composto da uno o più elementi verbali ed uno o più elementi figurativi, è importante individuare il nucleo, il “cuore” del segno in grado di costituire il vero elemento individualizzante.

Compito del consulente è, quindi, aiutare l’impresa nella valutazione complessiva di tutti questi fattori e ridurre, il più possibile, i rischi di confusione sul mercato che comportano spiacevoli e dannose conseguenze nella commercializzazione dei propri prodotti e/o resa dei propri servizi.

Il marchio rinomato

Rispetto ai principi indicati nel paragrafo riguardante il giudizio di confondibilità, bisogna, tuttavia, evidenziare che l’ordinamento riserva un criterio di valutazione diverso e molto più forte al c.d. marchio rinomato ovvero al marchio ampiamente diffuso e conosciuto sul mercato come, ad esempio, i marchi Coca-cola, Mc-donald, Ferrari, Fiat etc.

Il marchio rinomato gode, infatti, di una protezione ultramercelologica ovvero la tutela viene estesa a prodotti e/o servizi diversi ed ulteriori rispetto a quelli per cui è stato registrato: il marchio rinomato impedisce l’uso e la registrazione del segno identico o simile nonostante la diversa classe merceologica dei prodotti e/o servizi.

Compito del consulente, è fornire le opportune indicazioni riguardanti l’interpretazione che viene data dalla giurisprudenza al concetto di marchio rinomato soprattutto nei casi incerti in cui l’ampia diffusione sul mercato del segno è discutibile ed occorre un intervento di interpretazione soggettiva.

L’individuazione delle classi di prodotti e/o servizi

Nella fase di deposito di una domanda di marchio, occorre specificare i prodotti e/o servizi che si intendono proteggere con il segno distintivo. Se fino a qualche anno fa era sufficiente una indicazione generica magari trascrivendo la dicitura espressa nella Classificazione Internazionale di cui all’accordo di Nizza del 15 giugno 1957 e successive modifiche, in oggi è bene depositare una lista il più possibile corretta e completa onde evitare possibili opposizioni da parte degli Uffici competenti. Compito del consulente è aiutare l’impresa in tale compito anche considerando i paesi esteri in cui il marchio verrà esteso, non essendoci un metro di giudizio uniforme per cui l’indicazione di un prodotto potrà andare bene, ad esempio, ad un esaminatore appartenente all’Ufficio dei marchi dell’Unione Europea e non , invece, ad un esaminatore americano.

La procedura di opposizione alla registrazione del Marchio

In Italia (ma anche in diversi altri paesi esteri), entro 90 giorni dalla pubblicazione della domanda nell’apposito Bollettino Ufficiale o dalla data di pubblicazione, sul citato bollettino, della registrazione di un marchio la cui domanda non sia stata pubblicata (articolo 179, c. 2 del CPI) o dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la pubblicazione del marchio internazionale nella Gazette de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle des Marques Internationales, è possibile depositare un’opposizione alla registrazione di un marchio.

Il titolare di un diritto o di un marchio anteriore che intende depositare un’opposizione deve indicare i motivi che sono alla base dell’opposizione:

A) art. 8 del CPI (diritti anteriori) – 1. I ritratti di persone non possono essere registrati come marchi senza il consenso delle medesime e, dopo la loro morte, senza il consenso del coniuge e dei figli; in loro mancanza o dopo la loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti, e, in mancanza o dopo la morte anche di questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado incluso.

2. I nomi di persona diversi da quelli di chi chiede la registrazione possono essere registrati come marchi, purché il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi. L’Ufficio italiano brevetti e marchi ha tuttavia la facoltà di subordinare la registrazione al consenso stabilito al comma 1. In ogni caso, la registrazione non impedirà a chi abbia diritto al nome di farne uso nella ditta da lui prescelta, sussistendo presupposti di cui all’articolo 21, comma 1.

3. Se notori, possono essere registrati o usati come marchio solo dall’avente diritto, o con il consenso di questi, o dei soggetti di cui al comma 1: i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi.

B) art. 12, comma 1, lett. c) e d) del CPI (marchio anteriore) “…c) siano identici ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici; d) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni”;

Entro due mesi dalla scadenza del termine per depositare le opposizioni, l’Ufficio effettua l’istruttoria per verificare preliminarmente la ricevibilità e l’ammissibilità dell’atto, dopodiché invia l’atto di opposizione al richiedente e informa entrambe le parti sulla facoltà di procedere a un accordo di conciliazione, ai sensi dell’art. 178, c. 1 del CPI. L’accordo di conciliazione deve essere concluso entro due mesi dalla data di ricevimento della comunicazione effettuata dall’Ufficio. Tale termine, tuttavia, non è perentorio ed è possibile depositare un’istanza congiunta di proroga da presentare prima della scadenza, fino al massimo di un anno a decorrere dalla data della ricezione della prima comunicazione dell’Ufficio. Nel caso in cui sia raggiunto l’accordo, l’opposizione si estingue.

Se invece, al termine del periodo utile per il raggiungimento dell’accordo di conciliazione, la domanda di registrazione di marchio non è ritirata o limitata, l’opponente, entro il termine perentorio di due mesi dalla data di scadenza per raggiungere l’accordo, deve inviare all’Ufficio la documentazione prevista dall’art. 176, comma 4, necessaria alla compiuta istruttoria della pratica.

Il richiedente, ricevuto l’atto di opposizione e la documentazione depositata dall’opponente, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento, può presentare le proprie deduzioni in merito ed eventualmente depositare l’istanza per la prova d’uso, con la quale chiede all’opponente di dimostrare l’uso effettivo del marchio (si ricorda che il mancato uso per anni cinque consecutivi dalla registrazione comporta la decadenza del diritto di marchio).

Seguirà, quindi, l’esame da parte dell’Ufficio e la decisione sull’accoglimento od il rifiuto dell’opposizione. Tale decisione è impugnabile davanti alla Commissione dei ricorsi.

E’, quindi, quanto mai opportuno che l’impresa, una volta registrato il proprio marchio, vigili sull’uso, privo autorizzazione, del segno distintivo, in modo da poter proporre tempestivamente l’atto di opposizione.

Compito del consulente è assistere l’impresa nell’adozione del miglior sistema di vigilanza del marchio e nella procedura di opposizione amministrativa nanti all’Ufficio competente che rappresenta una valida ed efficace e più economica alternativa al procedimento nanti al Tribunale ordinario.